ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9833/09 Дело А40-53937/08-51-526

Москва 8 декабря 2009 г.

 Закрытое акционерное общество «ЛАД-М» (Истец) обратилось к гражданину Саркисянцу Е.А. с иском о признании его действий по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением исключительных прав Истца.

 Истец посчитал, что Ответчиком, при использовании доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» в сети Интернет:

- нарушены его исключительные права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» (свидетельства № 335306 и 337921);

- нарушены его исключительные права на фирменное наименование «ЗАО «ЛАД-М»;

 В связи с этим, основными требованиями Истца были следующие:

- запретить Ответчику использовать обозначения, сходные с товарными знаками Истца;

- признать действия по администрированию доменных имен нарушением исключительного права Истца на использование фирменного наименования и запретить Ответчику использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием Истца.

 Решением Арбитражного суда г. Москвы, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа Истцу было отказано в удовлетворении требований.

 При рассмотрении дела Высшим Арбитражным Судом РФ были отменены предыдущие решения и постановления судов. Действия Ответчика по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» были признаны нарушением прав Истца (ЗАО «ЛАД-М») на фирменное наименование.

 Что есть примечательного и интересного в Постановлении ВАС РФ по этому делу?

• ВАС РФ отказал в защите прав на товарные знаки Истца, потому что домены зарегистрированы за Ответчиком ранее регистрации прав Истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них.  Суды и раньше придерживались     «теории старшего   права».
• В данном деле нарушением признано использование произвольной части фирменного наименования в доменном имени, а также (что важно)  и использование произвольной части с удалением дефис, без учета указания организационно- правовой формы Истца.
• Нарушителем признано физическое лицо (Ответчик) - администратор доменных имен, которое не имеет своего фирменного наименования, не ведет хозяйственную деятельность, но тем не менее представляло на своих стайтах информацию о другом юридическом лице (ООО «Лад-М») - конкуренте  Истца.
• Следует отметить, что ВАС РФ не посчитал имеющим юридическое значение то обстоятельство, что на момент регистрации доменов и даже позднее истец не вел хозяйственную деятельность. Защита исключительного права на фирменное наименование связывается с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

 С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте ВАС РФ

МВД России и Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 19 января 2010 года заключили Соглашение о взаимодействии.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/activity_lines/sotrudn/rp_mvd

Забавно. Зачем понадобились друг другу эти уважаемые ведомства?

Цель Соглашения изложена в п.1: "Стороны на безвозмездной основе будут осуществлять сотрудничество и обмен информацией, представляющей взаимный интерес".

Какой  же  интерес движет ведомствами?

Правда мне непонятен интерес Роспатента (но это наверное политика), поскольку отсутствуют какие-либо нормативные акты, позволяющие использовать информацию МВД в деятельности Роспатента,  например, при оценке охраноспособности товарного знака или на заседании Палаты по патентным спорам. Возможно, следует ожидать продолжения в совершенствовании трогательно теплых отношений Роспатента и МВД…

 А вот каким образом может быть использована информация полученная сотрудниками МВД из Роспатента, наводит уже на размышления.

В соответствии со ст.5 Соглашения: " Роспатент по запросу МВД России предоставляет  справку о результатах предварительной оценки степени сходства используемых в гражданском обороте обозначений с охраняемыми средствами индивидуализации или промышленными образцами".

Роспатент дает оценку степени сходства сравниваемых обозначений, но по запросу суда при проведении судебной экспертизы, а теперь уже достаточно запроса МВД!

Для МВД справка Роспатента - это действенный инструмент для оказания услуг компаниям, которые борются со своими конкурентами всеми возможными способами (противоправными в том числе). К тому же МВД выходит сухим из воды в любых ситуациях, поскольку команда "фас" будет исходить из Роспатента. Представьте только, насколько проще такие услуги будут оказываться! Даже, если потом судом и не будет установлено сходство до степени смешения - дело уже в шляпе.

Разрешение на использование в названии Компании официального наименования "Российская Федерация" и "Россия" выдает Министерство юстиции Российской Федерации.

Какие Компании могут надеяться на получение разрешения?
- если юридическое лицо   имеет филиалы и (или)  представительства  на  территории  более  чем   половины субъектов Российской Федерации;
- если юридическое лицо в  соответствии   с законодательством   Российской   Федерации   отнесено   к     крупнейшему налогоплательщику;
- если юридическое лицо включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, или занимает доминирующее положение на рынке определенного товара;
- если более  25 процентов  голосующих   акций акционерного общества или более 25 процентов  уставного  капитала   иного хозяйственного общества находятся в собственности Российской Федерации.

Стоимость проведения предварительного поиска обозначения в базах Роспатента увеличилась в 3 раза. Нужен ли обозначению такой поиск ?

 
До подачи заявки на регистрацию, как правило, поверенные рекомендуют клиенту провести предварительный поиск обозначения среди уже зарегистрированных и заявленных на регистрацию обозначений с использованием автоматизированной базы данных Роспатента. Поиск проводиться в отношении классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ), которые описывают  товар или  услугу для которых обозначение планируется использовать на рынке. Например, придуманное обозначение планируется использовать в качестве  название для нового   напитка - в этом случае проверку обозначения необходимо провести для 32 и 33 классов МКТУ; если обозначение будет фирменным наименованием рекламного агентства, то проверку необходимо проводить для 35 класса МКТУ. 

  Преимущества предварительного поиска

• Поиск позволяет  заранее выявить тождественные или сходные обозначения в отношении тех же товаров и услуг, которые могут препятствовать регистрации обозначения в качестве товарного знака. Без проведения поиска заявитель может узнать о наличии тождественных или сходных обозначений только через год после подачи заявки, когда получит  уведомление от эксперта о результатах проверки заявленного обозначения.
• Предварительная проверка  позволяет спрогнозировать результат регистрации.
• В случае выявления проблем дает возможность до подачи заявки подумать над их разрешением, выработать стратегию, которая приведет к регистрации (например, прекратить досрочно регистрацию мешающего знака, изменить обозначение, провести переговоры с владельцем на предмет уступки знака или предоставления письма-согласия и т.д.).

 Недостатки предварительного поиска.

• Не дает 100% гарантии "чистоты" обозначения, поскольку существует “слепая зона”: результат поиска предоставляется на конкретную дату (примерно за месяц от момента подачи вами заявления).
• Высокая стоимость проведения поиска.

 Размер тарифа за проведение поиска зависит от вида проверяемого обозначения (словесное, изобразительное, комбинированное), количества проверяемых классов МКТУ, сроков проведения поиска (1 месяца, 14 дней, 5 дней).

Приведу сравнительную таблицу тарифов Роспатента.

P.S. При проведении по одному заказу поиска одновременно по нескольким словесным обозначениям, являющимися по отношению к друг другу транслитерациями, выполненными буквами русского и латинского алфавита (например: КОНТАКТ/CONTACT) взимается тариф дополнительно в размере 10% от указанного тарифа за поиск по каждому обозначению (например тариф проверки обозначения с транслитерацией составит: 3300+660 руб.).

Плюс к тарифу Роспатента необходимо прибавить еще стоимость услуг поверенных за проведение поиска и аналитическое заключение, которые в среднем составляли где-то 5000 руб. (полагаю, что сумма также будет увеличена). С точки зрения экономии средств предварительный поиск обозначения стал даже очень затратным. Общая сумма поиска составляет около 50% затрат необходимых для подачи заявки. Безусловно, возникает ряд закономерных вопросов.

Может пропустить этот этап, сэкономить и  подать заявку? Насколько будут целесообразны такие затраты? Какие гарантии?

Да, у меня есть клиент, который по финансовым соображениям никогда перед подачей заявки не проводит предварительного поиска обозначения в базах Роспатента. Для него достаточно результатов экспресс-проверки обозначения в базах только зарегистрированных товарных знаков всего за 1000 руб. Тем не менее, все поданные им заявки были успешно зарегистрированы в качестве товарных знаков. Может быть он везунчик, но факт есть факт!  В моей практике также были случаи, когда   результаты поиска были очень благоприятными для подачи заявки, подавалась заявка, клиент был настроен оптимистично, раскручивал знак, а в результате проведения экспертом проверки вдруг обнаруживался тождественный или сходный знак, который препятствовал регистрации. Самое обидное, что эти знаки должен был  выявить поиск. Но, произошла ошибка, сбой в автоматизированной системе, которая обнаружилась только через год. Где искать виноватых? Был и противоположный случай. Поиск показывал несколько знаков, которые будут мешать регистрации проверяемого обозначения в качестве товарного знака. Клиенту был вынесен приговор - регистрация бесперспективна. Однако, заявитель принял решение несмотря ни на что подавать заявку. Мое удивление было безгранично, когда было получено положительное решение о регистрации знака! В результате был противопоставлен только один знак из трех выявленных в поиске и тот был зарегистрирован для неоднородных товаров и по существу не мешал регистрации нашего знака. Но, это лишь единичные случаи, а не практика!

В большинстве своем практика показывает, что проведение предварительного поиска обозначения значительно снижает риски получить отказ в регистрации, практически на 99%. Лучше узнать печальную новость на старте, когда еще что-то можно изменить, чем на финишной прямой, когда уже запущен механизм "раскрутки" знака, и в итоге Вы получаете отказ в регистрации, еще хуже предложение купить Ваш же товарный знак. Поверьте, что затраты на поиск обойдутся гораздо дешевле, чем затраты на "холостую" раскрутку знака. Мой Вам совет, проверять надо! Эти затраты не только целесообразны, но и обязательны. Ну, а Вы оценивайте сами экономическую целесообразность этой операции. Удачи!

Летом прошлого года интернет-корпорация ICANN  приняла решение о  введении произвольных доменных имен верхнего уровня. Общие домены верхнего уровня предназначены для определенного класса организаций, например: NET, COM, ORG, BIZ.

После принятия соответствующей процедуры получить собственный домен верхнего уровня сможет любая организация или частное лицо, если они имеют деньги. Новая процедура ввода доменов верхнего уровня, представленная ICANN в июне, вызвала бурные обсуждения и самые неоднозначные оценки специалистов.

Не осталась в стороне и Всемирная организация ООН по защите интеллектуальной собственности (WIPO), которая вчера выразила озабоченность по поводу создания новых доменов в Интернете, пишет Financial Times.

Процедура досрочного прекращения регистрации товарного знака - это  инструмент, который эффективно используется  заинтересованными лицами для обеспечения доступа на рынок собственных товаров и борьбы с конкурентами.